Правовые проблемы взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака
1. В условиях глобализации рынков, увеличения количества одинаковых (однотипных) товаров разных производителей возрастает значение средств индивидуализации товаров, прежде всего - товарного знака.
Следствием обострения конкуренции на рынке является повышение внимания к товарному знаку («бренду») производителя, а также увеличение потребности в эффективных мерах защиты товарного знака.
2. В случае нарушения прав владельца товарного знака к нарушителю, кроме мер ответственности, предусмотренных законодательством о конкуренции, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные ст. 46 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» (далее - ФЗ о товарных знаках или ЗоТЗ). К гражданско-правовым мерам ответственности относятся:
а) требование о прекращении нарушения (фактически это запрет использовать охраняемое обозначение в любых формах);
б) возмещение убытков (в соответствии со ст. 15 ГК РФ);
в) публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
г) удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения;
д) вместо требования о взыскании причиненных убытков требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом (то есть, от 100 000 до 5 000 000 рублей).
3. В ходе профессиональной деятельности, юристам ИНТЕЛЛЕКТ-С не раз приходилось сталкиваться с непониманием судом правовой природы компенсации, закрепленной в п.4 ст.46 ЗоТЗ. Так, мы столкнулись со следующими судебными трактовками:
а) компенсация за незаконное использование товарного знака это убытки (из причинения вреда), которые понес правообладатель, поэтому ему в судебном заседании необходимо обосновать размер заявленной компенсации, указав на неблагоприятные финансовые последствия, возникшие в результате нарушения исключительного права;
б) компенсация - это неосновательное обогащение, эквивалент некой материальной выгоды, которую мог бы получить правообладатель, заключив с нарушителем лицензионный договор;
в) компенсация - это упущенная выгода, которую правообладатель мог получить, не будь нарушения его исключительных прав;
г) компенсация - вид законной неустойки, некая штрафная мера ответственности, рассчитываемая по общим правилам применения ответственности в виде штрафа, а именно какие последствия для правообладателя повлекло нарушение его исключительных прав;
д) компенсация совершенно отдельный способ защиты гражданских прав, не предусмотренный ст. 12 ГК РФ.
Зачастую, суд возлагает на истца обязанность доказывания точного размера компенсации.
Чем вызвана такая разность в трактовке п.4 ст.46 ЗоТЗ? Неужели подобная норма является новеллой в нашем законодательстве?
Аналогичная норма содержится в законе, регулирующем отношения по поводу другого объекта интеллектуальной собственности - авторских прав. Так, пункт 2 статьи 49 Федерального закона «Об авторском праве и смежных правах» (предыдущая редакция) говорил, что обладатели исключительных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя из характера нарушения;
Как мы видим, нормы двух законов идентичны. В свое время, в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», было сказано: «Установленная статьей 49 названного Закона мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков или взыскания дохода. Требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств только несанкционированного использования произведения, то есть факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств».
Осталось заметить, что в новой редакции закона «Об авторском праве и смежных правах» указанное направление мысли было закреплено окончательно в п.2 ст.49: «компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков». Надеемся, что по тому же пути пойдет эволюция ЗоТЗ.
Если поискать аналогию шире, то можно выйти на суждение о том, что компенсация это особый вид ответственности, особый способ защиты нарушенных прав, не перечисленный в ст. 12 ГК РФ. По своей природе компенсация очень похожа на «штрафные убытки», предусмотренные в законодательстве англо-саксонской правовой системы.
Осталось заметить, что данный вид ответственности, в общем, не свойственен для российского права.
Развенчивание заблуждений - неблагодарная роль, но все же попробуем:
а) Компенсация за незаконное использование товарного знака это убытки. Самое первое заблуждение, с которым мы сталкивались в своей практике. К счастью, в настоящее время не встречается. На самом деле, в законе прямо сказано, что компенсация взыскивается вместо убытков, и, следовательно, таковыми не является. Предмет доказывания по делам об убытках так же не соответствует предмету доказывания по компенсации. Размер причиненных убытков должен быть полностью доказан истцом, в то время как размер компенсации должен установить суд в пределах нижней и верхней границы (от 1000 МРОТ до 50000 МРОТ), причем легко предположить ситуацию, когда нижняя граница компенсации может быть в конкретном случае больше причиненных нарушителем убытков, что противоречит принципу полного взыскания. Вина, причинно-следственная связь, принятие либо непринятие мер для устранения последствий для присуждения компенсации могут отсутствовать, хотя при доказанности этих обстоятельств и могут повлиять на размер компенсации.
б) Компенсация - это неосновательное обогащение. Подобное заблуждение родилось из судебных дел, в которых правообладатель предлагал нарушителю заключить лицензионный договор, перед тем как обратился в суд. Суд рассчитывал компенсацию арифметическим способом, помножив вознаграждение по лицензионному договору на единицу периода нарушения. Все дело в том, что нарушение исключительных прав на товарный знак не порождает обязанности нарушителя заключить какой-либо договор, и он, в момент отказа от его заключения действует в рамках своих гражданских правомочий (имеет право). Кроме того, проекта договора могло и не быть, вед это не основание для отказа в компенсации.
в) Компенсация - это упущенная выгода. Дело в том, что интеллектуальная собственность вообще (не только товарные знаки) в силу своей нематериальности, является довольно специфическим объектом прав. Определить точный размер недополученого дохода от незаконного использования интеллектуальной собственности, как и размер убытков от нарушения прав на него, невозможно. Все носит приблизительный характер, который исключает доказательство конкретного размера убытков. Для того, чтобы правообладатели могли реально защищаться от недобросовестных предпринимателей, законодатель и ввел институт компенсации, который суд должен установить по своему усмотрению, исходя из обстоятельств дела, в границах указанных в законе. Исходя из этих посылок ошибочно, на наш взгляд, было бы привязывать размер компенсации к причиненным в любой форме убыткам правообладателю.
г) Наиболее близким к истине может быть суждение о том, что компенсация - это подвид законной неустойки. С точки зрения действующего гражданского кодекса - это способ защиты гражданских прав. В теории гражданского права неустойка рассматривается в двух значениях: как способ обеспечения исполнения обязательств и как форма гражданско-правовой ответственности (наряду с убытками). Цель неустойки - это восстановление (компенсация) нарушенного права. Сходство с законной неустойкой еще в том, что принцип определения ее размера по усмотрению суда в пределах верхней и нижней границы походит на ст.333 ГК РФ, в которой говорится, что суд вправе снизить размер неустойки если она явно несоразмерна последствиям нарушения, таким образом, устанавливается неравенство последствий и возмещения, вед что-то может быть и больше. Проблема этой версии одна - расхождение теории гражданского права и действующего законодательства, так как последним установлено, что неустойка это способ обеспечения исполнения обязательств и ничего более.
д) Истину может заменить последний из предложенных вариантов: компенсация - это совершенно отдельный способ защиты гражданских прав, не предусмотренный ст. 12 ГК РФ, но возможный в силу того, что указанная статья не содержит исчерпывающего перечня способов защиты гражданских прав. Цель компенсации - восстановить (компенсировать) право, нарушенное кем-либо. В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товара», правообладатель товарного знака вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации. Таким образом устанавливается, что компенсации является способом защиты нарушенного права, аналогичным (альтернативным) возмещению убытков. При этом, в силу ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поскольку компенсация и возмещение убытков являются равноправными аналогичными способами защиты права, к компенсации также должен применяться принцип полного возмещения (компенсации) нарушенного права, заключающийся в том, что размер заявленной истцом компенсации может быть снижен по отношению к заявленному размеру только по основаниям несоответствия последствиям нарушения, размер которых, впрочем, субъективно определяет суд.
4. Несмотря на существующую неопределенность в правоприменении, из всего поименованного в ст. 46 ЗоТЗ, наиболее удобным способом восстановления нарушенного права является денежная компенсация.
Это связано, в первую очередь, с тем, что компенсация таки не является убытками, что прямо следует из формулировки п. 4 ст. 46 ФЗ о товарных знаках, компенсация взыскивается «вместо возмещения убытков».
Главные преимущества компенсации (в сравнении с убытками) - отсутствие необходимости доказывать в суде размер причиненного ущерба, а также гарантированное взыскание судом (при установлении факта нарушения прав на товарный знак) денежной суммы в размере не менее чем 100 000 рублей.
Также для взыскания компенсации не имеет значения, знал ли нарушитель о том, что он нарушает чьи-то права на товарный знак. Это связано с тем, что (по общему правилу) лицо привлекается к гражданско-правовой ответственности в предпринимательских отношениях независимо от наличия вины. Кроме того, согласно ст. 18 ФЗ о товарных знаках, информация Государственного реестра товарных знаков официально публикуется в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», а также размещена в электронном виде на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
В силу указанных причин наиболее удобным для правообладателя способом восстановления нарушенного права является именно денежная компенсация.
5. Несмотря на удобство и кажущуюся эффективность, компенсация, как способ защиты прав на товарный знак, мало распространена, судебная практика по данному вопросу малоизвестна.
Так, ВАС РФ (по базе СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика») дела по компенсации за нарушение прав на товарный знак по ст. 46 ФЗ о товарных знаках не рассматривал вообще ни разу.
Что касается федеральных арбитражных судов округов, дела такой категории в их практике также единичны. Например, в Обзоре практики рассмотрения федеральными арбитражными судами округов споров, связанных с товарными знаками (за I квартал 2004 года) приводится информация о деле по иску ООО «Славица-ТМ» к ОАО «Пензахолод» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Гулливер» (рассмотрено ФАС Поволжского округа).
Также единичны подобные дела в практике других федеральных арбитражных судов округов.
Аналогичная ситуация в Арбитражном суде Свердловской области. При этом, Арбитражный суд Свердловской области рассматривал и рассматривает подобные дела по искам, подготовленным юристами фирмы ИНТЕЛЛЕКТ-С. В общей сложности, не считая законченных дел, на сегодня в нашем производстве находится с десяток дел о незаконном использовании товарных знаков и взыскании компенсации.
Причем сами судьи Арбитражного суда Свердловской области признают, что указанные дела являются практически первыми делами такой категории в суде.
6. Причинами того, что компенсация, как способ защиты прав на товарный знак, применяется редко, по нашему мнению, являются: объективная недооцененность объектов интеллектуальной собственности в РФ; низкий уровень знания соответствующих норм закона как правообладателями, так и, к сожалению, судьями арбитражных судов; почти полное отсутствие арбитражной практики применения данного способа защиты; отсутствие в законодательстве критериев для определения размера компенсации.
Низкий уровень знаний о способах защиты своих прав на товарный знак правообладателями вытекает из общего низкого уровня правосознания правообладателей. Часто руководители фирм (особенно в провинции) не знают своих прав, не могут или не считают нужным защищать свой товарный знак. Также низок уровень знаний в этой области юристов организаций. Количество юристов и юридических фирм, специализирующихся в области интеллектуальной собственности, очень мало. Показательно, что в г. Екатеринбурге позиционируются в качестве фирм, специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности, не более трех организаций.
При этом, есть и немногочисленные положительные примеры. Хорошо освещалась в СМИ работа юристов Концерна «Калина» по защите принадлежащего концерну товарного знака «Маленькая Фея».
К сожалению, не намного превосходит уровень обычных юристов и уровень правовых знаний в этой области судей арбитражных судов. На практике нам пришлось даже доказывать, что дела данной категории подведомственны арбитражному суду. Непонимание вызывает и особый правовой режим компенсации (отличающейся от размера убытков), вследствие чего в некоторых подобных делах суд требовал от нас доказать (документально подтвердить) точный размер истребуемой суммы, тем самым, применяя к компенсации требования законодательства о взыскании убытков. В одном из решений по подобному делу суд написал: «поскольку денежная компенсация подлежит взысканию вместо убытков, арбитражный суд пришел к выводу, что ее размер должен определяться в соответствии с примерной суммой убытков истца».
7. Из-за недооцененности объектов интеллектуальной собственности и отсутствия в законодательстве критериев расчета суммы компенсации размер взыскиваемой судами компенсации минимален.
Пример взыскания компенсации в максимально известном нам размере: по иску ООО «Медиа-сервис-2000» к «МТУ-Интел» о защите исключительного права на товарный знак Counter-Strike Московский арбитражный суд первой и апелляционной инстанций от 15 июля и 17 ноября 2003 года соответственно взыскал в пользу истца компенсацию в размере 2 000 000 рублей. Однако, 9 января 2004 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу компании «МТУ-Интел» и эти судебные акты отменил. Суд принял решение отказать ООО «Медиа-сервис-2000» в иске к «МТУ-Интел» о защите исключительного права на товарный знак Counter-Strike и признал требования ООО «Медиа-сервис-2000» к «МТУ-Интел» о взыскании денежной компенсации в размере 2 млн. рублей необоснованными.
Более чем красноречиво следующее дело.
В конце января Кропоткинский хлебокомбинат, производивший сухарики «Кириюшки», выплатил обладателю прав на товарный знак «Кириешки», 1 млн. рублей. ООО «Сибирский Берег» (г. Новосибирск) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием запретить ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» выпуск сухариков «Кириюшки» и выплатить владельцу бренда «Кириешки» компенсацию в 1 млн. рублей. Суд счел обоснованными претензии юристов «Сибирского Берега» и иск удовлетворил. Суд кассационной инстанции оставил решение в силе.
Показательна недооцененность товарного знака «Кириешки» самим правообладателем. ООО «Сибирский Берег» - компания федерального уровня, поставляющая свою продукцию во все крупные города России, ее годовой оборот - сотни миллионов рублей. Тем не менее, выпуск конкурентом продукции с нарушением прав на товарный знак был оценен руководством ООО «Сибирский Берег» не более чем в один миллион рублей.
Такую же сумму - один миллион рублей взыскал в судебном порядке с холдинга «Собеседник» актер Виктор Бычков, более известный, как герой фильма «Особенности национальной охоты» Кузьмич. Арбитражный суд Москвы удовлетворил его иск и запретил «Собеседнику» выпуск сборника сканвордов с одноименным названием, признав, что ответчик нарушил право на товарный знак.
В остальных известных нам делах такого рода взысканная компенсация была еще скромнее - от 100 до 300 тысяч рублей.
8. Какие-либо критерии для определения размера компенсации в настоящее время отсутствуют.
В соответствии с п. 4 ст. 46 ФЗ о товарных знаках, компенсация «определяется судом в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда». Какие-либо иные критерии для определения ее размера законодательством не установлены.
При отсутствии сформировавшейся арбитражной практики, суды по-разному мотивируют определенный ими размер компенсации.
Например, в приведенном ниже случае суд определил сумму компенсации через доход, не полученный по лицензионному договору, который предлагал заключить правообладатель.
ООО "Славица-ТМ" обратилось с иском к ОАО "Пензахолод" о взыскании компенсации в сумме 2 100 000 рублей за незаконное использование товарного знака.
Решением суда от 03.09.2003 иск удовлетворен в части взыскания денежной компенсации в сумме 150 000 рублей. В апелляционной инстанции дело не пересматривалось.
Как видно из материалов дела, на основании договора уступки, зарегистрированного Роспатентом 20.01.2003, истец приобрел исключительное право на товарный знак "Гулливер". Письмом от 30.01.2003 истец предложил ответчику заключить лицензионный договор с уплатой ежемесячно лицензионных платежей в сумме, эквивалентной 1000 долларов США, либо договор уступки товарного знака с выплатой вознаграждения за уступку в рублях в сумме, эквивалентной 70000 долларов США.
Право на товарный знак приобретено истцом 20.01.2003. Сторонами не оспаривается факт неправомерного использования ответчиком указанного товарного знака в период с 20.01.2003 по 18.06.2003.
Исходя из условий лицензионного договора, направленного истцом ответчику, правообладатель товарного знака за его использование предполагал получать ежемесячно лицензионные платежи в сумме, эквивалентной 1000 долларов США.
Судом денежная компенсация, подлежащая выплате ответчиком истцу, определена исходя из не полученных правообладателем ежемесячных лицензионных платежей.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Очевидно, что данный критерий подходит только для рассмотренной ситуации. Поскольку законодательством не установлен обязательный претензионный порядок по таким делам, правообладатель, как правило, не предъявляет нарушителю претензию, а тем более не направляет ему проект лицензионного договора. Кроме того, на практике достаточно сложно документально подтвердить период нарушения прав на товарный знак. В любом случае, очевидно, что закон не связывает размер компенсации с периодом нарушения (в этом отличие компенсации от такого способа защиты нарушенного права как неустойка).
В итоге, к сожалению, в целом ощущается стремление судов присуждать компенсацию в минимальном размере (100 000 рублей).
Это связано с тем, что 100 000 рублей - это минимально возможный размер компенсации по закону, который можно оспаривать в вышестоящих судах, только доказав наступление каких-либо существенных неблагоприятных последствий. Учитывая нематериальный характер такого объекта, как товарный знак, документально обосновать эти неблагоприятные последствия достаточно затруднительно. Вынося подобные решения, суды исходят из формального характера нарушения, отсутствия реально подтвержденных убытков, следствием чего является достаточно снисходительное отношение к нарушителям.
Вывод: в условиях возрастания коммерческого значения товарного знака на рынке правообладателям необходимо (путем принятия адекватных мер по защите товарного знака) участвовать в формировании арбитражной практики по таким делам. Арбитражная практика (как в виде практики федеральных арбитражных судов округов, так и в виде разъяснений ВАС РФ) способна выработать адекватные критерии для определения размера компенсации за нарушение прав на товарный знак по ст. 46 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара».
Авторы: Шестаков Е.Н. генеральный директор, Речкин Р.В., начальник отдела правовых споров ИНТЕЛЛЕКТ-С
(с) Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, 2007
http://www.ekb.intellects.ru
